Gemäß einer Richtlinie der Gemeinschaft aus dem Jahr 1988 muss ein Hörzeichen, um als Marke eintragungsfähig zu sein, geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Außerdem muss es Gegenstand einer grafischen Darstellung sein können, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Ein Notensystem mit Notenschlüssel und Noten erfüllt diese Voraussetzungen.
Die Shield Mark BV ist ein Beratungsunternehmen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und hat ihren Sitz in den Niederlanden. Sie hat beim BeneluxMarkenamt mehrere Erkennungsmelodien als Hörmarken eintragen lassen.
Einige dieser Marken bestehen aus einem Notensystem mit den ersten neun Noten des Musikstücks „Für Elise“, andere aus „den ersten neun Noten von „Für Elise“, wieder andere aus der Notenfolge „e, dis, e, dis, e, h, d, c, a“.
Weitere Marken bestehen aus der Bezeichnung „KukelekuuuuuA (einem Onomatopoetikum [lautmalerisches Wort], mit dem in der niederländischen Sprache das Krähen eines Hahnes nachgeahmt wird) oder aus dem (Krähen eines Hahnes“.
Joost Kist ist rechtsberatend auf dem Gebiet der Kommunikation tätig und verwendete die Melodie „Für Elise“ und das Krähen eines Hahnes bei einer Werbekampagne im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit. Shield Mark erhob daraufhin bei den niederländischen Gerichten wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs Klage gegen Joost Kist.
Der letztinstanzlich mit der Rechtssache befasste Hoge Raad der Nederlanden (höchstes Gericht in den Niederlanden), hat den Gerichtshof gefragt, ob nach der Gemeinschaftsrichtlinie über die Marken die Eintragung von Hörzeichen zulässig ist.
Nach Ansicht des Gerichtshofes ist die Aufzählung der markenfähigen Zeichen in Artikel 2 der Richtlinie nicht abschließend. Die Richtlinie schließt also Zeichen, die als solche nicht visuell wahrnehmbar sind, wie etwa Klänge, nicht ausdrücklich aus. Allerdings müssen Hörzeichen für die Eintragung als Marke gewisse Voraussetzungen erfüllen. Zunächst müssen sie geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Außerdem müssen sie Gegenstand einer grafischen Darstellung, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen, sein können, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.
Diese Voraussetzungen sind bei einer grafischen Darstellung des Hörzeichens, die sich auf den Hinweis beschränkt, dass das Zeichen aus den Noten eines bekannten musikalischen Werks besteht, ebensowenig erfüllt wie bei einer einfachen Notenfolge ohne weitere Erläuterungen oder bei einer grafischen Darstellung in Form eines Onomatopoetikums. In diesen Fällen fehlt der grafischen Darstellung jedenfalls die Eindeutigkeit und die Klarheit.
Dagegen sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, wenn die grafische Darstellung des Hörzeichens durch ein in Takte unterteiltes Notensystem mit einem Notenschlüssel, Noten und anderen in der Musik verwendeten Zeichen erfolgt. Die Gesamtheit dieser Zeichen stellt eine getreue Darstellung der Tonfolge dar, aus der die zur Eintragung angemeldete Melodie besteht.
Urteil des Gerichtshofes v. 27. 11. 2003, Rs. C283/01, Shield Mark BV/Joost Kist h. o. d. n. MEMEX